30 noviembre 2009

Comentario a la sentencia del TPI en el caso O'NEILL

Sin duda el precedente más polémico dictado durante el presente año 2009 en materia de derecho de marcas es la sentencia recaída en el juicio de nulidad de la marca O'NEILL. Se trata de un conjunto de fallos entre las mismas partes y en lo sustancial todos ellos contienen una misma decisión de fondo, no ejecutoriada aún por encontrarse pendiente la decisión sobre los recursos de casación en el fondo deducidos por la demandante.

Si bien las materias debatidas en ese proceso son del mayor interés jurídico, el TPI ha establecido criterios que afectan —a nuestro juicio— los intereses de los verdaderos titulares de marcas “pirateadas”. Este fallo se pronuncia sobre cinco aspectos relevantes (cosa juzgada, no autoejecutabilidad del Convenio de París, prescripción de la acción de nulidad antes de diciembre de 2005, límite de 10 años para la prescripción, criterios de valoración de la mala fe), resolviendo todos ellos de manera altamente discutible.

1. Temáticas abordadas en el fallo

a) Cosa juzgada

Se establece un criterio sobre la causa de pedir que termina transformándola en un concepto rígido idéntico en todos los casos de nuestra especialidad (así entendida, siempre habrá identidad de causa de pedir).

b) No autoejecutabilidad del art. 6 bis del Convenio de París (CUP)

Luego de una extensa argumentación doctrinaria —que el TPI hace suya— en el fallo se termina declarando que el art. 6 bis del CUP no es autoejecutable, ello en base a otras consideraciones de redacción.

c) Prescripción de la acción de nulidad antes de diciembre de 2005

Como consecuencia de lo anterior, para el TPI, las disposiciones del CUP no pueden aplicarse directamente, sino sólo la ley interna. Por lo mismo, dado que la imprescriptibilidad de la acción de nulidad por mala fe fue recogida en la LPI en la reforma del año 2005, la acción de nulidad contra registros previos a esa fecha prescribe siempre en 5 años, aunque hayan sido obtenidos de mala fe.

d) Límite máximo de 10 años para la acción de nulidad

Sostiene este fallo que la imprescriptibilidad de la acción de nulidad por mala fe rige en Chile sólo desde diciembre de 2005 (Ley 19.996), y que para los registros obtenidos antes de esa fecha (sea durante la LPI original, o bien sea durante la vigencia de DL 958), cualquiera sea la tesis que se siga, la acción de nulidad siempre tiene como límite el plazo máximo de 10 años, aunque exista mala fe (citando para ello erróneamente las reglas de la prescripción adquisitiva cuando en realidad se trata de una prescripción de acciones).

e) Identidad gráfica de marcas figurativas no sería prueba suficiente de mala fe

El fallo concluye con un "golpe de gracia" sosteniendo que la coincidencia entre los elementos figurativos de dos marcas no es suficiente para sostener que exista mala fe. En la especie, las marcas registradas por el demandado eran gráficamente idénticas a las marcas extranjeras del demandante.

2.-  Uso de la marca registrada para configurar la prescripción de la acción de nulidad

No obstante tratarse de registros obtenidos durante la vigencia del DL 958, este fallo no se pronuncia derechamente sobre la regulación de la prescripción de la acción de nulidad contenida en dicho cuerpo legal.

Como es sabido, para los registros marcarios viciados obtenidos antes de la entrada en vigencia de la LPI original (30/09/1991) se consagró con el tiempo una tesis que permitía la recuperación de marcas registradas de mala fe, tesis que se inició en el antiguo DPI con los fallos BIMBO y HÄAGEN DAZS (1994-1996) y que fue recogida luego por el antiguo TAPI en el fallo CALVIN KLEIN (1999) en los tiempos de la presidencia de don Guillermo Piedrabuena. Conforme a dicha tesis, para enervar la acción de nulidad mediante la excepción de prescripción, era necesario que el demandado hubiera usado la marca impugnada de manera relevante, habitual y de buena fe.

El fallo O'NEILL aquí analizado coloca dicha tesis al mismo nivel que la tesis antigua, la que no exige requisitos al uso de la marca, siendo cualquier uso (inclusive uso de mala fe) suficiente para declarar la prescripción de la acción de nulidad. El TPI, junto con mencionar ambas tesis en igualdad de condiciones, no se inclina por ninguna de ellas, sino que resuelve por la vía del tope de los 10 años.

3.-  Esquema y consecuencias de la tesis contenida en el fallo

De prosperar la doctrina del TPI en este caso O'NEILL nos enfrentaremos al siguiente escenario:

A. Registros obtenidos durante la vigencia de la LPI:

Hay que distinguir:

1. Registros obtenidos entre la fecha de entrada en vigencia de la LPI original (30/09/1991) y la entrada en vigencia de la reforma de la Ley 19.996 (1°/12/2005):
Si han transcurrido más de cinco años, estos registros ya no podrán anularse, aunque exista mala fe (porque para el TPI el CUP no regía invocarse directamente en ese período), siendo irrelevante si la marca impugnada es usada o no por su titular.

2. Registros obtenidos desde la reforma de la Ley 19.996 (1°/12/2005) en adelante:
Sólo podrán anularse dentro de los 5 años siguientes a la fecha del registro, o bien después de dicho plazo siempre que existan antecedentes concretos de mala fe (copiar una marca figurativa ya no será suficiente).
B.  Registros obtenidos durante la vigencia del DL 958:

Hay que distinguir:
1. Registros obtenidos antes de dos años de la entrada en vigencia de la LPI original (30/09/1991):
Pueden anularse si las marcas correspondientes no han sido usadas (esto se mantiene igual), pero si ha habido uso por su titular por más de dos años, entonces no pueden anularse, aunque el uso sea de mala fe.

2. Registros obtenidos dentro de los dos años previos a la entrada en vigencia de la LPI original (30/09/1991):
Rige el derecho de opción de la Ley de Efecto Retroactivo y el demandado puede optar por uno u otro estatuto (DL 958 o LPI). Y si no ha usado la marca, optará obviamente por la LPI (que hace prescriptible la acción de nulidad transcurridos 5 años desde el registro, al margen de la buena o mala fe y al margen del uso); y si la ha usado, ambos estatutos le resultan inocuos.
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Como se dijo, para el TPI, los registros con más de 10 años de antigüedad pueden estimarse definitivamente “consolidados” a favor de sus titulares.

Hacía años que se esperaba del TPI un pronunciamiento sobre demandas de nulidad contra registros antiguos. Lamentablemente los únicos que ganan con esto son los titulares de registros “piratas”.

Marcos Morales Andrade