13 febrero 2012

Nueva reforma a la normativa sobre marcas comerciales: pecado de defecto y de exceso

Marcos Morales A. *

(Artículo publicado en El Mercurio Legal | Lunes 13 de febrero de 2012)

En una columna anterior señalábamos por qué nuestro ordenamiento jurídico estaba en deuda con los derechos de propiedad intelectual. El panorama, durante las últimas semanas, se ha vuelto aún más desalentador. Porque ya no estamos hablando únicamente de lagunas normativas, sino de una afectación directa hacia esta clase de derechos, en particular los llamados derechos de propiedad industrial.

Con fecha 6 de febrero en curso se publicó en el Diario Oficial la ley 20.569 que “modifica la ley Nº 19.039 de propiedad industrial para estandarizar y mejorar el proceso de solicitud de marcas y patentes” cuyo objetivo es adecuar la legislación nacional a los tratados conocidos por sus siglas inglesas TLT (Tratado sobre el Derecho de Marcas) y PCT (Tratado de Cooperación en Materia de Patentes). Si bien este último tratado entró en vigencia en nuestro país el 2 de junio de 2009, la suerte del TLT ha sido cuando menos ondulante. Porque desde su aprobación por el Congreso Nacional en septiembre de 2010, la dictación del correspondiente decreto promulgatorio ha sido mantenida en suspenso a espera de la tramitación de la ley de implementación, ingresada al Congreso en agosto de 2011, y que ahora acaba de ver la luz.

Por tanto, esta ley busca paradójicamente adecuar la normativa interna a un tratado que aún no está vigente en Chile, al menos hasta la fecha de redacción de estas líneas. Es de esperar que quienes mueven los hilos de la entrada en vigencia de las normas en nuestro país adviertan cuanto antes este tropiezo. Porque lo lógico, apropiado y esperable era que ambos cuerpos normativos —TLT y ley de implementación— hubiesen comenzado a regir de manera coetánea, o al menos el primero antes que la segunda, pero nunca al revés como de hecho ha sucedido. Esto recuerda la vieja fábula de La Liebre y la Tortuga.

El contenido de esta reforma ya había sido analizado en este mismo medio, pero no así la sorpresa de última hora cuya tramitación nos deparaba: porque en apenas una semana, el Congreso aprobó la supresión de la firma ante notario como formalidad de los actos jurídicos sobre todos derechos de propiedad industrial, introduciendo así en esta reforma algo completamente ajeno a sus fundamentos. Lo que muchos consideraban una garantía de seriedad y resguardo en el tráfico jurídico de bienes inmateriales, para los redactores de esta reforma seguramente no era más que una traba innecesaria desde una óptica extra jurídica.

Si bien éste es el punto que más llama la atención de la reforma, no es el único. Hay aspectos de redacción de normas y omisiones múltiples que llevan a la conclusión inevitable que esta reforma peca de exceso y de defecto. Vayamos por partes. Varias de las disposiciones introducidas a la ley 19.039 sobre propiedad industrial generan interrogantes interpretativas de todo orden. Por citar sólo algunos ejemplos, no queda claro si los actos jurídicos sobre derechos de propiedad industrial celebrados en el extranjero deben anotarse en extracto o en texto completo; la regulación de la división de solicitudes de registro de marcas rompe con el espíritu general de la normativa del ramo al limitar dicha facultad únicamente a los solicitudes multiclase; y qué decir acerca de la ausencia de normas transitorias sobre aplicación de la ley en el tiempo, tratándose de una normativa que incide en procedimientos administrativos en curso. De otro lado, existen disposiciones del TLT que no han sido abordadas por la reforma que tiene precisamente por objeto armonizar dicho tratado con la legislación nacional. Así, por ejemplo, nada dice la ley acerca de las diversas regulaciones sobre errores incurridos durante la tramitación del procedimiento administrativo, a la vez que ignora por completo disposiciones relativas a las anotaciones marginales sobre registros marcarios múltiples.

Todas estas materias, que si bien pueden parecer relegadas a los especialistas, tienen una enorme incidencia en nuestro país, porque de acuerdo al último informe de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), Chile ocupa el cuarto lugar a nivel mundial en volumen de solicitudes de registro de marcas ajustado al número de habitantes.

Pero sin duda, y en lo sustantivo, el punto que más llama la atención es la supresión de la firma ante notario como formalidad de los actos jurídicos sobre derechos de propiedad industrial. En este punto específico creemos que la reforma es profundamente injustificada, no sólo porque el TLT nada dice al respecto —y en ello hay exceso legislativo— sino porque también razones sustantivas y de mérito acusan el error cometido.

En efecto, los derechos de propiedad industrial recaen sobre objetos que no son cosas corporales, lo que justifica que los actos jurídicos sobre ellos estén revestidos de alguna formalidad especial. A diferencia de otros actos que pueden probarse por vías alternativas al tener efectos fenoménicos, no ocurre lo mismo con los actos sobre bienes inmateriales. Por lo mismo, desde el siglo XIX existe en nuestro país un sistema registral que da certeza a la existencia y contenido de los derechos de propiedad industrial, de manera que, en coherencia, los actos jurídicos sobre esta clase de derechos sólo pueden entregar la misma certeza si están provistos de formalidades adecuadas. Sin duda el problema se presentará con especial incidencia en los futuros estudios de títulos, ya que simples documentos privados muy poca certeza jurídica, por no decir ninguna, podrán entregar. Por lo mismo, y al margen de la opinión de lo redactores del proyecto de ley, resulta altamente recomendable aconsejar el uso de mayores formalidades a la hora de celebrar actos jurídicos sobre derechos de propiedad industrial. Aunque una apurada reforma pareciera no darles la importancia que merecen, la mínima diligencia profesional lo impone.

Y ya que mencionamos las formas, no su subvalore su importancia, es lamentable advertir cómo esta pretendida simplificación jurídica —y léase el término en su acepción más peyorativa— fue aprobada al margen de todo análisis acerca de su justificación y alcances. Si bien la idea de suprimir la firma ante notario venía incorporada en el proyecto original, fue suprimida de entrada en la Cámara de Diputados, y probablemente a instancias del Ejecutivo, redactor del proyecto de ley, se reintrodujo posteriormente en la Comisión de Economía del Senado. Las actas demuestran la ausencia de toda explicación que justifique dicho vuelco.

Como se trata de una materia que se ingresó por la ventana, carece por tanto del sustento que sí tienen las restantes modificaciones a la ley de propiedad industrial. Y llamamos la atención acerca de cómo una equivocada interpretación del TLT —un tratado que sólo busca simplificar la tramitación administrativa para el registro de marcas— llevó a suprimir la formalidad en análisis para todas las demás categorías de propiedad industrial (patentes de invención, modelos de utilidad, dibujos y diseños industriales, indicaciones geográficas y denominaciones de origen); segundo exceso de la ley.

Las formalidades de los actos jurídicos se justifican por la importancia de sus objetos o finalidades. Restarlas implica desvalorizarlos. Y ello en este caso se ha hecho a priori y en abstracto, pero además de manera equivocada, porque una marca o una invención pueden tener valores muy superiores a bienes inmuebles —la experiencia así lo demuestra— cuyo tráfico jurídico sí está revestido de adecuadas formalidades. Mala señal del Ejecutivo, promotor de la reforma, hacia la propiedad intelectual y que, para peor, revela de manera palmaria y preocupante cómo se legisla en ciertas materias.

Si esta ley de implementación tenía por objeto armonizar y dar certeza jurídica a la introducción de una normativa internacional en la legislación doméstica, el objetivo quedó lejos de cumplirse satisfactoriamente. Porque esta reforma no sólo degradó los derechos de propiedad industrial, sino que abrió espacios para interrogantes innecesarias producto de su redacción y, para cerrar el capítulo, olvidó regulaciones de aplicación directa contenidas en el TLT que ciertamente serán fuente de conflictos interpretativos.

* Vicepresidente Asociación Chilena de la Propiedad Intelectual (Achipi). Profesor de diplomados en Propiedad Industrial e Intelectual Universidad Católica de Chile y Universidad Finis Terrae. Director de Marcas y Patentes, Alessandri & Compañía Abogados.