10 diciembre 2013

Marcas de certificación: Un puente entre las IGs y DOs y las marcas comerciales tradicionales

Artículo publicado en La Semana Jurídica, Año 2, Núm. 76, pág. 8
Semana del 9 al 13 de diciembre de 2013
Edición especial sobre "Derecho del Vino"

Marcos Morales A.

Director de Marcas y Patentes de Alessandri Abogados. 
Profesor de diplomados y magíster en la P. Universidad Católica de Chile, 
Universidad Finis Terrae y Universidad de Talca.

Hay una distinción clásica entre las marcas, por un lado, y las indicaciones geográficas (IGs) y denominaciones de origen (DOs), por otro, que resulta cada vez más difusa. Suele sostenerse que las marcas se diferencian de las IGs y DOs por el contenido de su función distintiva, en el sentido que las marcas distinguen productos o servicios por su procedencia empresarial, mientras que las IGs y DOs los distinguen por su procedencia geográfica. De este modo, una marca es un activo de un empresa que permite diferenciar sus productos o servicios de aquellos procedentes de sus competidores, a diferencia de las IGs y DOs que desempeñan per se un rol aglutinador, frente a terceros, de productores, fabricantes y artesanos ubicados en una determinada zona geográfica. 

Dicha dicotomía sin embargo es equivocada. Ni las marcas están limitadas a distinguir productos o servicios únicamente en función de su procedencia empresarial, ni las IGs y DOs son los únicos signos distintivos que permiten vincularlos a una procedencia geográfica. 

Por un lado, desde la reforma a la ley 19.039 de Propiedad Industrial (LPI) acaecida en el año 2005, el abanico de signos distintivos se amplió en el derecho interno, producto de la incorporación de las IGs y DOs como derechos sujetos a registro. Pero fue con la siguiente reforma del año 2007 cuando el concepto de marca comercial quedó relegado (implícitamente) a las marcas “tradicionales”, esto es, aquellas que únicamente tienen por objeto distinguir productos o servicios de una empresa de otros iguales procedentes de la competencia, ello como consecuencia de la incorporación ex novo en la LPI de las marcas colectivas y las marcas de certificación (art. 19bis inciso final, LPI).

No es ésta la ocasión para abordar el tratamiento exiguo y confuso de dichas categorías jurídicas en la citada normativa, como tampoco la posterior regulación exorbitante que por la vía administrativa pretendió llenar el vacío legal. Baste mencionar que mediante la circular N° 9 del Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI), publicada en el Diario Oficial con fecha 26 de noviembre de 2011, se introdujo una regulación extensa sobre los requisitos sustantivos y formales de las marcas colectivas y marcas de certificación. En base a dicho apoyo de texto, INAPI ha aceptado a registro una decena de marcas de este tipo a la fecha, y es posible sostener, aunque soslayando ciertos reparos, que la referida normativa ha logrado aportar una dosis de certeza jurídica. 

Sin embargo, al señalarse en dicha circular N° 9 que las marcas de certificación son signos cuyo objeto es acreditar, entre otros, un determinado origen de los productos o servicios elaborados o prestados por personas autorizadas por el titular de la marca, se ha producido una superposición de figuras jurídicas, al menos parcial, entre marcas de certificación e IGs y DOs. Esta conclusión es igualmente aplicable a las marcas colectivas, dada la definición amplia contemplada en la citada circular, cuando señala que este tipo de marcas pueden servir para distinguir la procedencia de los bienes o servicios producidos o prestados por los miembros de una asociación. 

Dicha situación no debiera sin embargo llamar la atención. Porque tanto las marcas colectivas como las marcas de certificación son figuras jurídicas con un desarrollo normativo heterogéneo a nivel del derecho comparado. Si bien las primeras tuvieron un origen histórico en el Renacimiento, fue recién en el siglo pasado que fueron siendo recogidas tanto en tratados internacionales (Convenio de París en su revisión del año 1911) como en las legislaciones locales de EE.UU. y países europeos, aunque con diversos matices y aristas que se unen o superponen. A lo anterior se agrega el hecho que en los EE.UU. se privilegia el sistema marcario por sobre las indicaciones geográficas, las cuales pueden registrarse conforme al sistema de marcas colectivas o de certificación, mientras que en Europa se da preferencia a las indicaciones geográficas por sobre las marcas. 

La tensión existente entre estos dos sistemas comparados se ha reflejado de manera patente en nuestro sistema legal interno. En efecto, en la referida reforma del año 2005 —que como se ha dicho incorporó por primera vez las IGs y DOs en nuestra normativa— se estableció que las IGs y DOs no podían registrarse como marcas (art. 20j LPI). Posteriormente en 2007, con la inclusión de las marcas colectivas y marcas de certificación, en cumplimento a los compromisos adquiridos en el TLC con los EE.UU. del año 2004, la referida prohibición de registro fue sustituida por otra norma que permite, de manera críptica y tácita, registrar IGs y DOs como marcas, siempre y cuando no induzcan a error o confusión respecto de la procedencia o atributos del producto. 

En consecuencia, desde 2007 un signo distintivo alusivo a un origen geográfico puede protegerse en nuestro sistema disyuntivamente como marca o como IG o DO. De este modo, se cumplió en apariencia con el referido TLC del año 2004 y con el Acuerdo de Asociación Económica entre Chile y la Comunidad Europea del año 2003, resultando de todo ello una mixtura inarmónica. Porque al mismo tiempo, y para agregar otro pelo a la sopa, se mantuvo inalterada la prohibición de registro general de aquellas marcas indicativas del origen o procedencia de los productos o servicios (art. 20e LPI). 

En este contexto normativo heterodoxo se han registrado diversas marcas de certificación claramente alusivas a orígenes geográficos, tales como CERTIFIED SUSTAINABLE WINE OF CHILE, FRESHATACAMA y SIPAM CHILOE. Se trata de marcas claramente alusivas a zonas geográficas, nacidas al amparo de la normativa en vigor que permite el registro de marcas que tengan por finalidad garantizar la “naturaleza o cualidad” de determinados productos o servicios. Pero no se trata ésta de una cuestión limitada sólo a la legitimidad, sino también de una ventaja sistémica, porque —acaso inadvertidamente— las marcas de certificación, y en teoría también las colectivas, son categorías jurídicas idóneas para obtener exclusividad sobre conceptos geográficos cuando resulta difícil o imposible superar el complejo sistema de registro de IGs y DOs. 

Un ejemplo significativo de esta superposición parcial de las marcas dentro del territorio de las IGs y DOs es la citada marca de certificación CERTIFIED SUSTAINABLE WINE OF CHILE, registrada ante INAPI el año pasado. Con una amplia representatividad, su titular Vinos de Chile AG. ha usado este sello con el propósito de promover la producción de vinos con prácticas responsables con el medio ambiente, socialmente equitativas y viables económicamente. No sólo es evidente el beneficio económico que un signo de estas características puede aportar a la industria nacional, sino también la capacidad para involucrar dentro de su ámbito de exclusividad la referencia a todo un país, cuestión no imposible pero bastante más difícil de conseguir a través de las IGs o DOs. 

Vemos entonces cómo, lejos de presentarse como ámbitos independientes, en rigor marcas y DOs e IGs son más bien círculos de trazos difusos que se intersectan y en donde, más allá de sus particularidades propias, comparten como espacio común la potencialidad de distinguir productos o servicios en función de su origen geográfico.