02 abril 2014

El delito de uso ilícito de marca registrada. Reflexiones introductorias (1)

Columna publicada en el Mercurio Legal
Marcos Morales
"...Estamos frente a un tipo de peligro abstracto, puesto que el solo uso de una marca ajena es penalmente reprochable por su aptitud intrínseca para atentar contra los bienes jurídicos protegidos, con prescindencia de si de hecho se produce o no una afectación a los consumidores o al patrimonio del titular marcario..."
Miércoles, 2 de abril de 2014, a las 9:30 hrs.

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El delito de uso ilícito de marca registrada, equívocamente denominado “falsificación de marca”, es una de aquellas figuras delictivas de nulo desarrollo en nuestra literatura especializada, seguramente por estar regulada fuera del código penal, integrando el catálogo de los llamados “delitos extravagantes”, según la terminología penal.

El artículo 28 a) de la ley 19.039 de propiedad industrial sanciona con multa a beneficio fiscal de 25 a 1.000 unidades tributarias mensuales a “Los que maliciosamente usen, con fines comerciales, una marca igual o semejante a otra ya inscrita para los mismos productos, servicios o establecimientos o respecto de productos, servicios o establecimientos relacionados con aquellos que comprende la marca registrada. Lo anterior se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 19 bis E.

Para un adecuado análisis de esta figura delictiva, hemos de recurrir a la llamada “reversibilidad interpretativa” de su objeto jurídico, desentrañando en primer lugar el bien jurídico protegido, para luego usarlo como guía en la interpretación de los elementos del tipo. La lectura del precepto y su contexto llevan a concluir que se trata de un tipo pluriofensivo que tutela conjuntamente dos intereses, uno colectivo y otro individual. Por un lado, se erige la protección a los consumidores, interés que se traduce en el derecho de éstos a elegir libre e informadamente entre los diversos productos, servicios o establecimientos ofrecidos en el mercado, confiando en la garantía que significa la marca puesta sobre los mismos. A la vez, y puesto que el titular marcario detenta un derecho de propiedad sobre la marca comercial —protegido como tal con rango iusfundamental por el art. 19 N° 25 de la Constitución Política de la República— esta figura delictiva tutela también la propiedad, interés jurídico que se ve afectado cuando unos de los atributos esenciales de la propiedad marcaria —derecho de exclusividad— es conculcado por la utilización que un tercero no autorizado hace de la marca comercial. Ante tal evento, se afecta potencialmente el patrimonio del industrial o comerciante ofendido y/o la reputación de la marca, bien inmaterial que hace posible plasmar los esfuerzos de innovación y competitividad. De allí la importancia jurídico-económica de la propiedad intelectual, que abarca entonces el interés mutuo de productores y consumidores.

Con todo, ninguna suerte de resultado lesivo específico es requerido por el tipo, el cual se satisface con la acción de “usar” una marca ajena, atribuyendo a dicha acción la aptitud para afectar tanto al titular marcario como a los consumidores, inclusive si en un caso concreto no se produce un resultado de confusión o engaño a algún destinatario específico, porque la acción igualmente estuvo dirigida de manera abierta a múltiples consumidores. Por lo mismo, estamos frente a un tipo de peligro abstracto, puesto que el solo uso de una marca ajena es penalmente reprochable por su aptitud intrínseca para atentar contra los bienes jurídicos protegidos, con prescindencia de si de hecho se produce o no una afectación a los consumidores o al patrimonio del titular marcario. Por lo mismo, y a la luz de los bienes jurídicos en juego, el delito no se consuma, por ejemplo, cuando en una prenda de vestir se coloca una etiqueta que ostenta la marca registrada de un tercero —¿acto preparatorio? ¿tentativa?— sino al momento en que el producto es puesto a disposición de terceros, esto es, cuando se introduce en el mercado, de cualquier modo, sea en un nivel mayorista o al detalle. Lo mismo da, porque el tipo no lo exige, si tales productos terminan o no siendo adquiridos por terceros.

Por otro lado, tampoco exige el tipo la realización de adulteraciones u otros actos específicos que involucren un engaño; de allí lo impropio de la expresión “falsificación” con que se conoce también este delito. El ejercicio del verbo rector —usar una marca (ajena)— está revestido eso sí de ciertas características, las que se erigen como modalidades de la acción, bifurcando el tipo en dos vertientes alternativas: usar una marca ajena para los “mismos” productos, servicios o establecimientos que comprende la marca registrada, o bien “relacionados” con aquéllos. De este modo, se incurre en el delito en cuestión, por un lado, cuando el agente introduce en el mercado, mediante una marca igual o semejante a otra registrada, los mismos productos o identifica servicios o establecimientos iguales a los comprendidos por aquélla. Pero la figura delictiva también se satisface alternativamente cuando los rubros a los que el agente aplica la marca, sin ser idénticos, están “relacionados” con aquéllos comprendidos por la marca protegida.

Para entender el alcance de lo que el tipo entiende por rubros “relacionados” se hace necesario determinar en cada caso cuál es la cobertura específica amparada por la marca ilícitamente usada, la que está detallada en la inscripción correspondiente en el Registro de Marcas, a cargo del Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI). Es dicha descripción formal lo que constituye el núcleo del ámbito de protección, con prescindencia de que todos, algunos o ninguno de los productos, servicios o establecimientos amparados sean o no usados por el titular, puesto que el uso de la marca no es imperativo en nuestro sistema. Por tanto, es la referida cobertura formal lo que debe confrontarse con los productos, servicios o establecimientos para los cuales el agente usa la marca registrada. 

Y es al momento de analizar la “relación de rubros” como elemento de tipo cuando las interrogantes múltiples surgen: ¿cómo se relaciona un producto con otro? ¿Se trata de una cuestión de composición, de mercadeo, de canales de distribución, de ubicación física en estanterías, de percepción del consumidor, etc.? ¿Pueden relacionarse entre sí rubros de diferente naturaleza, a saber, productos con establecimientos, servicios con productos o establecimientos con servicios? Aunque no existan soluciones mágicas, ciertamente la respuesta estará condicionada por la casuística en la medida que la acción respectiva sea idónea para confundir a los consumidores y afectar la propiedad marcaria, poniendo en peligro los bienes jurídicos tutelados de manera conjunta, con prescindencia de si los rubros a comparar son o no de la misma naturaleza. A efectos ilustrativos, es posible mencionar algunos ejemplos que, en abstracto, fuerzan a reconocer una relación objetiva de rubros. Así, en principio, los productos de cualquier tipo se relacionan con el local (establecimiento comercial) en que se venden tales bienes, como también con la fábrica o industria (establecimiento industrial) en que son producidos, y otro tanto sucede entre los establecimientos comerciales y los servicios de comercialización de productos de cualquier tipo. A estos efectos, en sede de casación de fondo, la Excma. Corte Suprema se ha pronunciado en diversas ocasiones acerca de la relación existente entre determinados rubros específicos. 

Otra guía abstracta en este sentido viene dada por las llamadas “clases”, instituciones propias del derecho marcario y que consisten en subconjuntos de productos y servicios afines, organizados en 34 categorías de productos y 11 de servicios. Se trata de una nomenclatura internacional establecida en el Arreglo de Niza (1957), que se actualiza permanentemente en “ediciones” (actualmente rige la 10° edición), y aunque nuestro país no es parte de dicho tratado internacional, la utilización del mismo está impuesta expresamente por el art. 23 de la citada ley 19.039. Si bien el tipo en comento no contiene referencia alguna a tales clases, sin duda pueden cumplir un rol relevante en esta sede al ser categorías aglutinadoras de productos o servicios afines, cumpliendo de este modo una función —si bien no decisiva— al menos indiciaria de “relación” entre productos o servicios agrupados bajo una misma clase. 

Aunque formulada aquí de modo introductorio, la temática es ciertamente vasta. Por razones de extensión, entonces, el análisis pendiente del objeto material de la acción (marca “semejante”), los elementos subjetivos del injusto, la antijuridicidad específica, los concursos de delitos, la penalidad y los alcances de la exigencia del uso del símbolo de marca registrada como condición de ejercicio de la acción penal serán materia de una futura columna.