Con todo, resulta cuestionable si realmente ambos tipos de marcas pueden entenderse sustentadas normativamente en dicho precepto, el cual se refiere genéricamente a marcas que pueden ser usadas "colectivamente con la finalidad de garantizar la naturaleza o cualidad de determinados productos o servicios". De allí a desprender que dicha frase alcanza a abarcar ambos tipos marcarios con todas sus implicancias hay un trecho importante.
Desde ya debemos señalar que el precepto en cuestión no establece limitaciones respecto de la titularidad de este tipo de marcas, con lo cual llama la atención las restriciones a este respecto impuestas por la autoridad administrativa a las que denomina "marca colectivas".
Por otro lado, mientras el art. 19bis de la ley 19.039 dispone que la presentación de un reglamento de uso y control es facultativo para el solicitante, la referida circular lo exige de modo obligatorio para las marcas colectivas.
En fin, con intenciones muy loables -pero que sólo competen al legislador impregnarlas en textos normativos de aplicación general- INAPI se auto faculta para rechazar la transferencia de marcas de certificación, atribución que texto legal alguno le entrega a dicho organismo.
Es importante y digno de mérito que la autoridad administrativa dé a conocer su interpretación y puntos de vista sobre las normas jurídicas. Sin embargo, la extensión asignada motu proprio por INAPI en este caso excede a una simple circular y entra a regular materias propias de un reglamento e incluso en ciertos pasajes invade el ámbito legal.
Es evidente que la redacción de la norma no es feliz y en el mejor de los casos regula un tipo de marca (cualquiera sea el nombre que le asignemos) que se acerca más bien al concepto doctrinario de marca de certificación. Para INAPI el art. 19bis LPI regularía ampliamente las marcas en copropiedad y sólo el inciso final se referiría conjuntamente a las marcas colectivas y de certificación (más abajo se transcribe el texto de dicho precepto). Ello nos parece una interpretación peligrosa de la norma, porque aún suponiendo que tal premisa fuese correcta -y ello es discutible- no se entiende tampoco por qué INAPI desprende dos tipos o categorías de marcas en dicho inciso final, cuya redacción da para entender tan solo una categoría única, cualquiera sea el nombre que se le asigne, con una característica expresa ex lege, cual es la de "garantizar la naturaleza o cualidad" de determinados productos o servicios. Por ende, la doble tipología que INAPI establece en su circular -que sí existe en la doctrina y derecho comparado- resulta pues forzada en una norma legal de redacción vaga e imprecisa y peligrosamente autogenerada por un organismo que tiene por misión hacer cumplir la ley, no crearla.
Marcos Morales A.
DERECHOMARCARIO.CL
El texto completo del art. 19bis de la ley 19.039 es el siguiente:
"Artículo 19 bis.- En el caso que se solicite el registro de una maca a favor de dos o más titulares, éstos, actuando de consuno, podrán requerir que se registre también un reglamento de uso y control de la misma, que será obligatorio para los titulares e inoponible para terceros. En este caso, los comuneros podrán renunciar al derecho a pedir la partición de la comunidad por un período determinado o indefinidamente.
El Departamento podrá objetar el registro del reglamento, en caso que contenga disposiciones ilegales o que induzcan a error o confusión al público consumidor.
El reglamento de uso y control deberá presentarse junto a la solicitud de marca y se resolverá conjuntamente. El Departamento podrá hacer observaciones, hasta antes de dictar la resolución definitiva, las que deberán ser corregidas en un plazo máximo de sesenta días.
El incumplimiento por parte de alguno de los comuneros de las normas previstas en el reglamento de uso y control, dará acción a cualquiera de los demás comuneros para solicitar el cumplimiento forzoso y/o la indemnización de perjuicios conforme a las normas del Título X de esta ley.
Con igual procedimiento y efectos podrá registrarse una marca para ser usada colectivamente, con la finalidad de garantizar la naturaleza o cualidad de determinados productos o servicios. En este caso, la marca no podrá ser cedida a terceras personas."
Ver texto de la Circular 09-2011 de INAPI: http://www.inapi.cl/images/stories/Documentos/circulares/CIRCULAR-009-INFORMA-SOBRE-REGISTRO-MARCAS-COLECTIVAS-Y-DE-CERTIFICACION.pdf